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ライセンス契約書におけるビジネスリスク回避のために確認しておきたい7つの契約条項

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この記事でわかること

  • ライセンス契約において、トラブルになりやすいポイントと、トラブル回避のために抑えておくべき契約内容を詳しく知ることができます。

ふだんの業務で契約書の締結をする機会があまりない方でも「ライセンス契約」は聞いたことがあるかと思います。

キャラクターやゲーム、映画、書籍など、BtoC向けのエンターテイメント関連のビジネスはもちろん、特許や意匠など、他社の知的財産を活用する場合にも必須となるのがライセンス契約です。

それだけに、ニュースなどで見聞きする機会も多く、比較的その存在が浸透・認知されている契約種類といえます。他社が保有する権利を活用する、という利用形態は、契約が必要な取引として理解しやすいですね。

ただし、契約の当事者として実際に締結したことがある人となると、その数はだいぶ限られてくるのではないでしょうか?業務委託契約や秘密保持契約(NDA)と比べると、締結機会は限られますので、当然ともいえます。

NDAは本本記事では、今後、業務上でライセンスビジネスに携わることになり、ライセンス契約書を締結する立場になる方を想定し、ビジネス面への影響やリスク回避のために、必ず押さえておきたいポイントをご紹介します。この記事をきっかけに、さらに深い理解のお役に立てば幸に存じます。来とても重要な契約です。しかし、「中身をよく読まずに契約してしまった」「クライアントに求められるがまま契約を結んでしまった」という方は多いハズ。NDAの中には、悪意を持って組み込まれた、こちら側に一方的に不利な内容が紛れ込んでしまっているケースさえあります。中身をよく読まずに契約してしまうと、のちのち自分たちの首を絞めかねません。

ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、他社の保有する特許権や意匠権、商標権、著作権といった「知的財産権」を使用したり、自社の保有する知的財産権を他社に使用させるための条件などを定めた契約です。

ライセンス契約が必要になるケースは例えば次のとおりです。

  • 他社が開発した技術や特許発明を利用して、自社製品を開発する
  • 他社が持つブランド(商標権)を冠した各種商品を生産・販売する
  • 他社が著作権を持つキャラクターを利用したグッズを開発・販売する
  • 他社が著作権をもつ書籍をドラマ・映画化する

ライセンス契約は、事業においてもその根幹にかかる契約である点が特徴です。たとえば、技術開発がメインのバイオ企業などでは、ライセンス契約がビジネスモデルのほぼすべて、というケースもあります。他にも、飲食店でも屋号の扱いについてしばしば商標権の問題に発展する場合があります。

ライセンスを許諾する側を「ライセンサー」、ライセンス許諾を受ける側を「ライセンシー」と呼びます。片方が保有している権利を許諾するという性質上、ライセンサー側が設定した条件や義務をライセンシーがどこまで許容できるか、という観点でチェックされることが多いのが、ライセンス契約の特徴です(同様な契約にフランチャイズ契約があります)。

このような契約の性質上、特に特許に関するライセンスの場合は「公正取引委員会の知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」など、踏まえておく法律・ガイドライン等も増えるため、知財関連の契約は専門性が求められる傾向が高くなります。

ライセンス契約におけるビジネス上のトラブル

ライセンス契約は、他の契約に比べるとライセンシーに求められる条件(義務など)が偏る傾向があります。ライセンス使用許諾を受けるために、ライセンシーとして無理な条件を飲まざるを得なかったり、契約自体の継続や契約期間のコントロールがライセンサーに依存しやすいことから、自社ビジネスに支障が出てしまうというトラブルが散見されます。

代表的なものとして以下があげられます。

上場やM&Aの審査でネックになってしまった

ライセンス契約の内容によっては、上場審査やM&Aのデューデリジェンス時にネックになる場合があります。契約が終了したときの業績への影響や、契約先企業の事業継続や方針変更など、ライセンスが切れた(切られた)場合ののリスクが大き過ぎる、という判断をされる場合があります。

自社以外の企業でも容易に利用できてしまい、競争力がない

ライセンサーの方針にもよりますが、自社以外の企業で利用しやすい条件だったりビジネス化しやすいライセンス契約の場合、似たような商品・サービスを提供する企業が増えてしまう可能性があります。

ライセンス費用の負担が大きくなりすぎた

ライセンスの利用に応じて発生する費用を負担しきれないケースです。売上に応じてライセンス料が発生する契約では、順調にビジネスが進捗していれば問題ないですが、売上を問わず固定で発生する契約の場合などでは、契約時の青写真と異なる状況では負担しきれない費用負担が発生する可能性があります。考えられるさまざまなケースを検討しておく必要があります。

管理業務の負担が大きい

ライセンス利用実態の報告義務は、ライセンス料や利用期間といった条件に比べて軽視されがちです。一般的な実績報告であれば問題ありませんが、過度な内部事情の開示や、作成に負担のかかる財務諸表の提出に対応しきれるかは、あらかじめ検討が必要です。

ライセンスを活用したビジネスの継続ができなくなった

ライセンサーの方針変更などにより契約が継続できなくなるケースです。

記憶に新しいところでは、2015年6月のバーバリーと三陽商会の契約見直しです。1969年から続いていたライセンス契約が終了となり、三陽商会の業績に大きな影響が出ました。このケースは一概に方針変更ともいえませんが、数年後の契約終了を想定した既存事業の対策検討が必要です。

こういったトラブルに直面しないためにも、ライセンス契約時に必ず確認しておきたいポイントをご紹介します。

ライセンス契約を締結する際に押さえておきたい7つのポイント

上記トラブルの回避はもちろんですが、ライセンス契約において特にビジネス面で影響が出やすいポイントをまとめました。

1.ライセンス契約の対象物と利用目的

ライセンス対象物を何にするか特定します。商標などは特定がしやすいですが、ある著作物が派生して形を変えるようなケースでは、どこまでを対象にするかは非常に重要です。たとえば、プログラムのソースコードとそれをコンピュータが読み込めるように変換(コンパイル)したコードがある場合など、厳密な定義が容易でない場合は多々あります。しかし、できる限りでよいので、どこまでがライセンス対象になるかは、必ず特定できるようにしておきましょう。

また、ライセンス対象物と同じくらい重要なのが、利用目的や利用形態です。何に活用するのか、どんな製品化を予定しているのか、どんな商流や販売方法を予定しているか、などといったことを詳細かつ明確に決めておく必要があります。ソフトウェアなど特定の分野においては再許諾権(サブライセンス)なども対象になります。

2.独占か非独占か

文字通り、ライセンス使用を自社で独占できるかどうかというものです。
独占であれば、ライセンサー側から見れば自社が唯一の商流になります。他方、その権利の大きさに見合った義務や条件(使用料の前払いやミニマムロイヤリティなど)が発生する可能性があります。独占できるメリットと照らして検討しましょう。

3.改良発明の取り扱い、権利の帰属

改良発明とは、もとからある特許権を改良して新たな技術が加えられたもので、改良発明を行った者としては、これを「改良発明」として特許申請したいと思うでしょう。実際、要件が整っていれば特許権を取得できる可能性もあります。

ただし、改良発明を実施する側は元の特許権者の許諾が必要になります。お互いの特許権保有状況が関連し合うため、改良発明が生じた場合の権利の取り扱いについてあらかじめ取り決めが必要です。

たとえば契約書内に「改良発明された技術及びこれに関連する知的財産権はライセンサーに譲渡する」といった記載がされる場合があります。実質的な特許利用を妨げず、かつ独占禁止法の抵触なども含め妥当性の確認が必要です。もし必要になった場合は知財に強い弁護士や弁理士に相談しましょう。

4.ライセンス使用料は妥当か、どんなケースでも負担できるか

ライセンス使用料は大きく分けて、定額でのライセンス料と、ライセンス使用により発生する売上に応じたものがあります。ライセンス料の設定はビジネス判断ともいえますが、ライセンスを活用して行うビジネスにおいて採算がとれるかどうかの確認は最低限必要です。

よくあるケースとしては、売上に連動したライセンス料と、連動しないライセンス料が組み合わされたケースです。当初の売上計画に大幅に届かない場合、ライセンス料の原資が捻出できない可能性があります。

5.ライセンス期間や終了時の条件

ライセンス期間は重要な項目ですが、期間そのものと同じくらい、終了後の取り扱いが重要です。具体的には、期間終了時に契約も当然に終了するのか?延長する権利があるのか?その権利は自社にあるのか?などです。

数年単位での契約では、市場環境も変わりますので、なるべく意思決定までの時間を取れるようにしておくことが大切です。

また、キャラクターグッズを製造するような場合では、終了後の在庫の扱いなども争点になりがちです。期間終了と同時にまったく販売もできないケースでは、それを見込んだ生産・販売計画が必要になり事業計画にも影響が出ます。

6.競業避止

これは主にライセンサーからみて競合となるようなライセンスを扱うことを制限する条文で、キャラクターなどのライセンス契約において生じることが多いものです。

ライセンシーとしては収益機会は多いに越したことありませんので、様々なライセンスを扱いたいが、ライセンサーとしては自社と締結したライセンス契約にリソースを割いてほしい、そのために他ライセンスとの契約を制限したい、との意向をもっているものです。当然ビジネスの自由度は下がってしまいますので、ライセンス契約書上の記載を削除するか、除外できる条件を検討しましょう。

7.ライセンス利用実態の把握方法

ライセンス利用実態をライセンサーがどんな方法で把握するかを定める条文です。契約締結時には軽視してしまい、後で負担になるケースがあります。

把握方法としては、ライセンシーからの定期的な報告から始まり、損益計算書の提出や立ち入り検査が対象になります。業務の負荷が上がってしまう程度ならまだしも、将来的な競合企業とのライセンス契約の可能性なども想定し、必要以上の開示義務を負ってしまわないよう注意しましょう。

おわりに

ライセンス契約は業界によっては締結の頻度が少ない割には、業績面での影響が長期間に及びます。
ビジネス面で何を重視し、何を許容するか十分検討した上で、知財に強い弁護士や弁理士といった専門家のアドバイスも得ながら締結することをおすすめします。

本記事を検討のきっかけとしてご参考いただければ幸いです。

編集:AI-CON運営事務局

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